商标淡化的可能性的判定（4）

　　（８）在后使用者的描述意义上的使用（形容或者参考性质的使用）.当在后商标的使用是一种描述性质的使用时,构成淡化的可能性就小一些.尽管在先使用的商标在其所使用的商业领域里可能是臆造的或者任意的,但是对于在后使用者所使用的领域来说可能仅仅是描述性质的.比如象牙（Ivory）用在肥皂产品上是任意商标,但是象牙本身则是通用名称.与之对比,当金鱼形状的图案被用在餐馆里的时候,更多的时候是被理解为描述餐馆的经营方式,而不管是否有在先使用,这种情况下的在后使用就不能说是对在先商标的淡化.商标法的原则是,如果这个词汇是在描述意义上的使用,那么在先使用的商标权人不能禁止在后使用者的商标中包含同样的词汇.
　　（９）对于在后使用者的伤害以及在先使用者是否延迟诉讼.法庭认为,在先使用者是否及时提出诉求也是一个很重要的参考因素,其延迟诉讼极有可能导致对于在后使用者的损害.但本案中考虑这个因素对于Nabisco也没有帮助.
　　（１０）在先使用者是否疏于保护其商标.Nabisco认为PF疏于保护,因为其有过允许其他厂家生产金鱼形状饼干的经历.但法庭认为,那些厂家微不足道,而且现在已经不存在.
　　总之,法庭尝试总结应该考虑的各方面的因素.在综合考虑了这１０个因素以后,法庭认为淡化的可能性确实存在.法庭还指出,尽管LEXIS案给出了６个因素的参考标准,但是在联邦法下的商标淡化的检验标准应该是开放的.当Friendly法官在著名的Polaroid案件中归纳商标侵权判决的判定标准,即混淆的可能性之判定标准的时候,他的总结是开放性的,而且那已是Lanham法颁布之后第５６年.将LEXIS案中的６个标准视为FTDA之下的判定标准是不妥当的,在第二巡回法庭看来,这６个标准也是有缺陷的,案中所提到的是否存在混淆、消费者群体的共同性、在后使用者的非描述意义上的使用、在先使用者的延迟诉讼等,都应该是考虑的因素.在淡化法出台后这么早的时期,法庭去总结一个所谓的标准是不妥当的.不过,该案的１０个因素考量并没有获得广泛认同.美国商标法专家McCarthy认为,这１０个因素广泛而且复杂,也很难分清哪个因素重要哪个因素次要,因而在进行判定的过程中不具确定性,对于司法并没有实际帮助.
　　作为行政机关的TTAB在２００１年的TORO案③中同样对这一问题给予了关注.
　　在TORO案中,被告ToroHead公司申请注册如图２‐２的牛头图形加ToroMR文字的组合商标,申请类别为计算机硬盘驱动器,国际分类属于第９类商品上.原告是如图２‐３所示的对比商标的所有人,其向TTAB提出异议,认为被告申请商标可能构成对其持有商标的混淆和淡化.ToroHead公司的申请商标TORO公司的对比商标

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